文 | 中國政法大學(xué) 石宇

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。進入新發(fā)展階段，知識產(chǎn)權(quán)作為國家發(fā)展戰(zhàn)略性資源和國際競爭力核心要素的作用更加凸顯。2021年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021-2035年）》，要求“適應(yīng)科技進步和經(jīng)濟社會發(fā)展形勢需要”“全面建立并實施侵權(quán)懲罰性賠償制度，加大損害賠償力度”。

2021年3月，最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅罚ㄒ韵潞喎Q《解釋》），對知識產(chǎn)權(quán)民事案件中懲罰性賠償?shù)倪m用范圍，故意、情節(jié)嚴(yán)重的認定，計算基數(shù)、倍數(shù)的確定等作出具體規(guī)定。其后，為準(zhǔn)確理解和適用《解釋》，保證正確實施懲罰性賠償制度，最高人民法院還發(fā)布了侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)湫桶咐?。筆者結(jié)合部分典型案例，對《解釋》重點內(nèi)容進行闡述，并對專利領(lǐng)域中適用懲罰性賠償?shù)碾y點進行探討。

懲罰性賠償?shù)倪m用條件

《解釋》第一條規(guī)定，原告主張被告故意侵害其依法享有的知識產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重，請求判令被告承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審查處理。鑒此，懲罰性賠償?shù)倪m用條件除原告請求外，還包括被告故意侵害知識產(chǎn)權(quán)的主觀要件與被告侵害知識產(chǎn)權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的客觀要件。

其一，主觀要件。懲罰性賠償責(zé)任構(gòu)成以主觀故意為必要，即侵權(quán)人對損害結(jié)果有著可預(yù)見、可確定的認知狀態(tài)，卻仍直接追求或間接放任這一結(jié)果發(fā)生。侵犯知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人存在主觀故意，明知不可為而為之，具有“可歸責(zé)性”。

關(guān)于侵害知識產(chǎn)權(quán)故意的認定，《解釋》要求綜合考慮被侵害知識產(chǎn)權(quán)客體、權(quán)利狀態(tài)和相關(guān)產(chǎn)品知名度、被告與原告或者利害關(guān)系人之間的關(guān)系。對于下列情形，人民法院可以初步認定被告具有侵害知識產(chǎn)權(quán)的故意：被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為的；被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關(guān)系人的法定代表人、管理人、實際控制人的；被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；被告與原告或者利害關(guān)系人之間有業(yè)務(wù)往來或者為達成合同等進行過磋商，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；被告實施盜版、假冒注冊商標(biāo)行為的；其他可以認定為故意的情形。

在廣東廣州天賜公司、江西九江天賜公司（以下簡稱“天賜公司”）與安徽紐曼公司等侵害技術(shù)秘密糾紛案中，被告華某系原告天賜公司的研發(fā)人員，其違反保密義務(wù)和競業(yè)限制的約定，利用職務(wù)之便，非法獲取天賜公司主要產(chǎn)品卡波的生產(chǎn)工藝資料，并將技術(shù)秘密披露給安徽紐曼公司使用；被告劉某、安徽紐曼公司明知華某非法披露天賜公司技術(shù)秘密，仍予以獲取并利用天賜公司工藝設(shè)備技術(shù)生產(chǎn)出卡波產(chǎn)品并向國內(nèi)外銷售；被告胡某、朱某明知華某、劉某、安徽紐曼公司非法披露、獲取、使用天賜公司技術(shù)秘密，仍予以幫助。上述人員明知其行為侵害他人技術(shù)秘密而仍予以實施，顯然屬于故意侵權(quán)。此外，安徽紐曼公司自2014年起至二審時，即使在關(guān)聯(lián)刑事案件審理期間甚至法院作出有罪生效判決后，也從未中斷生產(chǎn)銷售其卡波產(chǎn)品，主觀惡意嚴(yán)重，符合侵權(quán)故意的主觀要件。同時，結(jié)合考慮被告公司以侵權(quán)為業(yè)，侵權(quán)規(guī)模大，侵權(quán)獲利高，以及刑事案件作出生效判決后仍持續(xù)侵權(quán)等嚴(yán)重情節(jié)，法院在民事案件審理中適用了懲罰性賠償。

在小米科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“小米公司”）等訴廣東中山奔騰電器有限公司（以下簡稱“中山奔騰公司”）等商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，法院認為，從侵權(quán)行為看，中山奔騰公司侵權(quán)意圖明顯，其從小米公司注冊、使用“小米”商標(biāo)后即摹仿該商標(biāo)，申請注冊“小米生活”商標(biāo)，其后又申請注冊小米公司已注冊的“米家”等商標(biāo)，使用與小米公司近似的宣傳語，以與小米公司相同的配色，申請與小米公司商標(biāo)近似的域名，從2017年2月起即制造、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品。中山奔騰公司全面摹仿小米公司及其商標(biāo)、產(chǎn)品，企圖使相關(guān)公眾誤認為其與小米公司存在某種特定的聯(lián)系或商標(biāo)許可使用關(guān)系，并已實際使用造成混淆，其侵權(quán)行為具有極為明顯的惡意。在認定主觀故意的同時，法院結(jié)合其一審被判侵權(quán)后直至二審期間仍持續(xù)宣傳、銷售被訴侵權(quán)商品，侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量多，侵權(quán)規(guī)模大，且侵權(quán)產(chǎn)品被認定為不合格品，給小米公司聲譽造成損害等嚴(yán)重情節(jié)，適用了懲罰性賠償。

“主觀故意”作為一種心理狀態(tài)，必須通過行為人實施一定的行為表現(xiàn)出來。因此，需要通過對外在行為的研究來判斷其有無故意。從上述案件對于主觀故意侵權(quán)的認定來看，故意侵權(quán)的本質(zhì)在于涉案侵權(quán)人明知知識產(chǎn)權(quán)的客觀存在，仍實施侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為，并放任侵權(quán)結(jié)果的發(fā)生。

其二，客觀要件。對侵害知識產(chǎn)權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的認定，《解釋》要求綜合考慮侵權(quán)手段、次數(shù)，侵權(quán)行為的持續(xù)時間、地域范圍、規(guī)模、后果，侵權(quán)人在訴訟中的行為等因素。被告有下列情形的，人民法院可以認定為情節(jié)嚴(yán)重：因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔(dān)責(zé)任后，再次實施相同或者類似侵權(quán)行為；以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)；偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)；拒不履行保全裁定；侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大；侵權(quán)行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康；其他可以認定為情節(jié)嚴(yán)重的情形。

在五糧液公司與徐中華等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，徐中華實際控制的店鋪因多次實施針對五糧液相關(guān)商標(biāo)的侵權(quán)行為受到行政處罰，但其持續(xù)侵權(quán)至徐中華等人因銷售假冒的五糧液等白酒構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪被抓獲時止，其主觀上對于侵權(quán)行為系明知且仍持續(xù)實施侵權(quán)行為，以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)。同時，徐中華銷售假冒知名白酒，提供質(zhì)量明顯次于商標(biāo)權(quán)人的酒類商品，損害社會公共利益，也給五糧液品牌商譽帶來負面評價，侵權(quán)后果嚴(yán)重。考慮其主觀惡意明顯和侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重，法院判定應(yīng)適用懲罰性賠償。

在歐普公司與華升公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中，再審法院認為，華升公司生產(chǎn)并在多家電商平臺銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，侵權(quán)持續(xù)時間長，從該案起訴至再審期間均未停止侵權(quán)，且侵權(quán)產(chǎn)品種類多，銷售數(shù)量巨大。同時，其侵權(quán)產(chǎn)品因生產(chǎn)質(zhì)量不合格被行政處罰，給歐普公司通過長期努力積累起來的商譽帶來負面評價，且其不合格商品易引發(fā)安全事故，損害消費者利益，影響社會公共安全。因此，被認定屬于情節(jié)嚴(yán)重情形，適用懲罰性賠償。

司法實踐中，適用懲罰性賠償?shù)闹饔^要件和客觀要件應(yīng)同時具備，以避免懲罰性賠償請求權(quán)的濫用。對此，《解釋》對于我國知識產(chǎn)權(quán)案件適用懲罰性賠償制度的共性問題作出了統(tǒng)一解答，列舉了主觀故意和情節(jié)嚴(yán)重的考量因素及具體表現(xiàn)形式，為懲罰性賠償制度的適用提供了較為明晰的認定標(biāo)準(zhǔn)。

懲罰性賠償計算方法

懲罰性賠償是在對權(quán)利人的損害進行填平性的補償基礎(chǔ)上，為懲罰和遏制主觀故意且情節(jié)嚴(yán)重的侵權(quán)行為而使侵權(quán)人作出的額外賠償，是對補償性損害賠償加以補充的一種重要的損害賠償方式。簡言之，補償性賠償是懲罰性賠償?shù)幕A(chǔ)。

一般而言，懲罰性賠償計算方法遵循以下公式：懲罰性賠償數(shù)額=基數(shù)（補償性賠償額）×倍數(shù)。根據(jù)《解釋》相關(guān)規(guī)定，人民法院在確定懲罰性賠償數(shù)額時，應(yīng)以原告實際損失數(shù)額、被告違法所得數(shù)額或者因侵權(quán)所獲得的利益作為計算基數(shù)。實際損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、因侵權(quán)所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權(quán)利許可使用費的倍數(shù)合理確定，并以此作為懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)。人民法院依法確定懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮被告主觀過錯程度、侵權(quán)行為的情節(jié)嚴(yán)重程度等因素。

其一，基數(shù)的確定。懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)為補償性賠償額，而不同的知識產(chǎn)權(quán)部門法確定補償性賠償額的先后順序有所不同?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國種子法》規(guī)定的計算基數(shù)是先按實際損失確定，難以確定的再按照侵權(quán)獲利計算。而《中華人民共和國著作權(quán)法》和《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）未規(guī)定計算基數(shù)的先后次序。

在典型案例中，有四個案件是按照侵權(quán)人的侵權(quán)獲利確定懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)，另有兩件分別根據(jù)權(quán)利人實際損失與許可費的合理倍數(shù)確定。對侵權(quán)獲利舉證妨礙情況，《解釋》規(guī)定，人民法院依法責(zé)令被告提供其掌握的與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料，被告無正當(dāng)理由拒不提供或者提供虛假賬簿、資料的，人民法院可參考原告的主張和證據(jù)確定懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)，構(gòu)成《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十一條規(guī)定情形的，依法追究法律責(zé)任。

其二，倍數(shù)的確定?！督忉尅穬H規(guī)定懲罰性賠償倍數(shù)計算的考慮因素，包括侵權(quán)人過錯、情節(jié)嚴(yán)重程度等。對此，法院需運用自由裁量權(quán)根據(jù)個案具體情況綜合判定。因同一侵權(quán)行為，已經(jīng)被處以行政罰款或者刑事罰金且執(zhí)行完畢，被告主張減免懲罰性賠償責(zé)任的，人民法院不予支持，但在確定倍數(shù)時可以綜合考慮。

在小米公司等訴中山奔騰公司等商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，中山奔騰公司等侵權(quán)人未能提供生產(chǎn)、銷售記錄等相關(guān)證據(jù)，法院采納了小米公司以網(wǎng)店商品評論數(shù)作為侵權(quán)商品銷售量參考依據(jù)的主張，將涉案23家網(wǎng)絡(luò)店鋪的銷售額納入侵權(quán)獲利計算范圍。另外，酌情考慮自營店與經(jīng)銷商店鋪單價的不同，對經(jīng)銷商銷售額按照6折計算。法院參考格力公司和美的公司年度報告顯示的小家電行業(yè)毛利率，以二者中間數(shù)33.35%作為被控侵權(quán)商品的利潤率，最終計算基數(shù)（侵權(quán)獲利）為2039.62萬元。同時，考慮到中山奔騰公司持續(xù)侵權(quán)、侵權(quán)規(guī)模大及其不合格產(chǎn)品給權(quán)利人商譽帶來較大損失等嚴(yán)重情節(jié)，按照三倍酌定案件損害賠償額，對權(quán)利人提出的賠償5000萬元的訴訟請求予以全額支持。

懲罰性賠償在專利領(lǐng)域的適用

針對實踐中專利維權(quán)存在舉證難、成本高、賠償?shù)偷葐栴}，修改后的《專利法》新增懲罰性賠償制度，于2021年6月1日起施行。鑒于專利作為知識產(chǎn)權(quán)客體的特殊性，在專利侵權(quán)案件中適用懲罰性賠償制度，需要更加審慎，以盡可能地平衡保護權(quán)利人合法權(quán)益和鼓勵技術(shù)創(chuàng)新。

其一，專利侵權(quán)認定。懲罰性賠償?shù)奶岢鍪腔谝话闱謾?quán)和產(chǎn)生一般侵權(quán)后果，但專利侵權(quán)本身具有專業(yè)性、復(fù)雜性等特點，使得司法實踐中對其認定并不容易。它以專利的有效性為前提，而專利的審查過程并不能完全確定其專利權(quán)的有效性。例如，實用新型專利申請專利時，僅作形式審查，而非實質(zhì)審查，故其權(quán)利更加不穩(wěn)定。為了解除侵權(quán)風(fēng)險，被控侵權(quán)人往往選擇挑戰(zhàn)專利的有效性。

《商標(biāo)法》關(guān)于侵權(quán)的認定，以是否容易造成公眾混淆為主要標(biāo)準(zhǔn)，相對直觀。而專利權(quán)以技術(shù)方案為載體，其是否構(gòu)成侵權(quán)，須將權(quán)利要求的技術(shù)特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品或制作方法等進行比對，既要對技術(shù)方案準(zhǔn)確解讀，又要結(jié)合法律要求明確權(quán)利邊界，具有很強的專業(yè)性。另外，司法實踐中在涉及等同侵權(quán)判斷、實質(zhì)性相同方面往往爭議很大，導(dǎo)致作為基礎(chǔ)的專利侵權(quán)難以認定，相應(yīng)地難以適用懲罰性賠償。

其二，故意侵權(quán)認定。《專利法》旨在通過保護權(quán)利人的合法權(quán)益，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，推動技術(shù)應(yīng)用，促進科技進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。而創(chuàng)新，既包括原始創(chuàng)新，也包括改進創(chuàng)新。當(dāng)今世界，各領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展已基本達到一定水平，相較開創(chuàng)性的原始創(chuàng)新來說，改進創(chuàng)新更為常見。而改進創(chuàng)新必然是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進行的創(chuàng)新，研發(fā)人員可以通過檢索和分析現(xiàn)有專利，對其技術(shù)方案進行改進。然而，這種正當(dāng)使用由于專利界限的不明確性和侵權(quán)判定的復(fù)雜性等原因，無法排除專利侵權(quán)的可能性。這種創(chuàng)新，雖然形式上符合主觀故意的“明知”，但實質(zhì)上有利于現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)化。如果研發(fā)人員對專利信息正當(dāng)使用的行為被認定為故意侵權(quán)并承擔(dān)賠償責(zé)任，必將使其在研發(fā)過程中避免查詢和檢索現(xiàn)有專利，一方面不利于對現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新和改進，另一方面還可能導(dǎo)致生產(chǎn)商投入了時間和金錢等成本卻研發(fā)出侵權(quán)的技術(shù)或產(chǎn)品，造成資源浪費。

其三，懲罰性賠償額的確定。專利權(quán)人經(jīng)濟損失和侵權(quán)人獲利難以確定的時候，法律規(guī)定以專利許可使用費的倍數(shù)作為依據(jù)。但是，因?qū)＠S可屬于雙方合同約定的結(jié)果，許可使用合同的真實性和約定使用費的合理性難免受到質(zhì)疑。如果權(quán)利人將同一專利許可多個市場主體，由此形成的許可使用費能公允地代表所許可權(quán)利的價值，那么，法院可以參照適用。但是，如果權(quán)利人只同某一個市場主體簽訂許可協(xié)議，該協(xié)議中雙方商定的使用費很難說具有市場代表性、是專利價值的真實體現(xiàn)。

其四，警惕專利權(quán)的濫用。懲罰性賠償適用帶來的高賠償額不可避免地會影響專利權(quán)人的維權(quán)動機和策略，也可能催生更多的非專利實施主體（NPE）利用該制度進行套利。

因此，司法實踐中對專利領(lǐng)域適用懲罰性賠償應(yīng)更加審慎。在認定主觀故意時，應(yīng)區(qū)分專利技術(shù)正當(dāng)、合理利用和專利侵權(quán)，對改進創(chuàng)新堅持寬容的態(tài)度，以防過度懲罰降低大眾創(chuàng)新意愿。同時，積極探索優(yōu)化舉證責(zé)任分配方式，引入舉證妨礙制度和專家證人制度，科學(xué)解決懲罰性賠償基數(shù)的確定。另外，警惕專利權(quán)的濫用，借鑒域外對非專利實施主體（NPE）的懲罰性賠償金分割制度，將部分賠償金歸入政府指定機構(gòu)，用于支持當(dāng)?shù)乜萍紕?chuàng)新，以縮小非專利實施主體（NPE）的投機空間。

《中國審判》雜志2022年第01期

中國審判新聞半月刊·總第287期

編輯/孫敏

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來源: 中國審判  
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