近日，市中級人民法院開庭審理一起知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛案，當庭判決被告青島某公司返還原告商標轉(zhuǎn)讓款20萬元并承擔相應侵權(quán)賠償款507700元。該案系2021年浙江省知識產(chǎn)權(quán)司法保護宣傳周直播案件之一，由市中級人民法院院長唐學兵擔任審判長。

商標轉(zhuǎn)讓引發(fā)侵權(quán)糾紛

2016年2月28日、2017年6月28日，青島某公司利用他人到期未續(xù)展的“加加及圖”圖片要素，分別申請注冊“JIA JIA加加”“加加JIA JIA及圖”商標，核定使用商品均為第11類。

2018年4月21日，為了擴大經(jīng)營規(guī)模，經(jīng)人推薦后，青島某公司與嵊州某電器公司簽訂《商標注冊轉(zhuǎn)讓合同》，將上述兩件商標轉(zhuǎn)讓給嵊州某電器公司，轉(zhuǎn)讓費用20萬元，青島某公司保證轉(zhuǎn)讓的注冊商標具有合法性且不存在權(quán)利瑕疵。如有第三方提出異議，導致嵊州某電器公司不可使用此商標，青島某公司全額退還已收款項。

嵊州某電器公司支付轉(zhuǎn)讓費用后，青島某公司隨即將這兩件商標轉(zhuǎn)讓至嵊州某電器公司名下。之后，嵊州某電器公司將這兩件商標轉(zhuǎn)讓給浙江某電器公司。浙江某電器公司為使用這兩件商標投入大量的宣傳推廣和包裝費用。

出乎意料的是，在該商標被使用不到半年時間，嵊州某電器公司就收到了國家工商行政管理總局的商標無效宣告裁定書。之后，嵊州某電器公司相繼向北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院提起行政訴訟，但均被駁回。

在商標無效宣告期間，某食品集團公司向湖南省長沙市中級人民法院起訴，要求浙江某電器公司立即停止使用這兩件商標及相關(guān)域名，并賠償相應損失及登報消除影響。經(jīng)過審理，長沙市中院判決浙江某電器公司立即停止使用受讓商標等并賠償某食品集團經(jīng)濟損失及交納訴訟費1015400元。浙江某電器公司服判，進行了賠償。

2020年12月17日，浙江某電器公司與嵊州某電器公司向紹興市中級人民法院提起訴訟，要求青島某公司退還轉(zhuǎn)讓款并承擔相應的賠償責任。被告青島某公司辯稱，其在轉(zhuǎn)讓時商標有效，轉(zhuǎn)讓合同已經(jīng)履行完畢后涉案商標才被宣告無效，因此拒絕返還轉(zhuǎn)讓款，也不肯承擔侵權(quán)損害賠償金。

商標轉(zhuǎn)讓雙方均應謹慎

紹興市中級人民法院審理后認為，嵊州某電器公司與被告青島某公司簽訂的《商標注冊轉(zhuǎn)讓合同》系合法有效合同。根據(jù)合同的約定，被告對轉(zhuǎn)讓的商標有權(quán)利瑕疵擔保義務及商標無法使用的款項返還義務，因此，原告要求其返還商標轉(zhuǎn)讓款20萬元及轉(zhuǎn)讓手續(xù)費2214元有事實和法律依據(jù)，應予支持。

本案中，嵊州某電器公司將受讓的商標轉(zhuǎn)讓給浙江某電器公司，浙江某電器公司使用該商標導致侵權(quán)，并因此承擔賠償責任，損失巨大。這個損失雖發(fā)生在商標轉(zhuǎn)讓款支付之后，但其產(chǎn)生與商標轉(zhuǎn)讓具有因果關(guān)系。法院認為，商標轉(zhuǎn)讓人雖非惡意注冊商標，但對轉(zhuǎn)讓的商標權(quán)權(quán)利穩(wěn)定性有一定的注意義務；商標受讓人在商標受讓過程中并無過錯，要求其對使用轉(zhuǎn)讓商標導致侵害第三人商標的侵權(quán)賠償金承擔全部責任顯失公平。綜合考慮后，酌情確定被告青島某公司承擔507700元的侵權(quán)賠償金。

法官提醒，企業(yè)或個人申請商標注冊，要考慮其欲申請注冊的商業(yè)標識是否與商標數(shù)據(jù)庫中海量的商標構(gòu)成相同或近似。目前，商標轉(zhuǎn)讓是企業(yè)或個人快速獲得商標的一條捷徑，但受讓已注冊商標要注意風險，即可能存在被無效宣告或撤銷的可能。在此情形下，不僅受讓人受讓商標的目的沒有達到，反而可能損失轉(zhuǎn)讓費，甚至被在先權(quán)利人起訴，承擔賠償責任。

如何規(guī)避受讓商標的風險？首先，受讓一方可請專業(yè)機構(gòu)進行評估，對受讓商標的狀態(tài)進行風險排查，也可以通過專業(yè)的智能檢索平臺進行在線排查。對轉(zhuǎn)讓方而言，同樣也要注意，在注冊以及轉(zhuǎn)讓過程中，均應對商標可能存在的瑕疵進行評估，以有效防止商標轉(zhuǎn)讓后的法律風險。

其次，要對商標轉(zhuǎn)讓人的主體資質(zhì)進行審查，審查轉(zhuǎn)讓人是否系受讓商標的權(quán)利主體，以及該主體是否具有轉(zhuǎn)讓商標的真實意思表示。另外，審查該商標權(quán)主體的涉訴情況以及是否有惡意注冊商標等情況。

最后，轉(zhuǎn)讓方與受讓方應在合同中對受讓商標的權(quán)利瑕疵風險進行明確約定，以維護自身合法權(quán)益。

【來源：紹興網(wǎng)-新聞】

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